На етапі створення юридичної особи практично не виникає труднощів з вибором її найменування. У цьому контексті Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»  визначено, що воно не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування). У протилежному випадку, у реєстрації такого найменування буде відмовлено на підставі ч.1 ст.28 вказаного Закону.

Тому після Вашого креативного відбору серед найменувань, його необхідно перевірити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В реєстрі аналогічних найменувань нема, реєстратор проводить відповідну процедуру реєстрації юридичної особи, і начебто все в порядку, АЛЕ є певні нюанси, які виникають, коли назву юридичної особи ототожнюють з комерційним найменуванням. Ще один “підводний камінь” виникає у випадку реєстрації певною особою такої ж торгової марки, як і найменування іншої юридичної особи.

Виходячи з вказаного, необхідно проаналізувати такі три поняття як найменування юридичної особи, комерційне найменування і торгова марка, а також провести їх розмежування та дослідити схожі ситуації на основі судової практики.

— Найменування юридичної особи, комерційне найменування та торгова марка: співвідношення понять

Згідно з ст.90 ЦК Укаїни юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву. Для прикладу, існує ТОВ «Вектор», найменування якого складається з організаційно-правової форми (ТОВ) та назви («Вектор»). Таким чином, якщо існує ТОВ «Вектор», то ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” забороняє зареєструвати ще одне ТОВ «Вектор», однак не забороняє реєструвати приватне підприємство «Вектор».

З найменуванням юридичної особи все досить зрозуміло, проте ч.2 тієї ж статті ЦК України встановлено, що юридична особа, яка є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Саме вказана норма підтверджує те, що найменування юридичної особи та її комерційне найменування не є тотожними поняттями.

Крім цього, відмінність цих понять пов’язана з тим, що комерційне найменування є об’єктом інтелектуальної власності, який перебуває під правовою охороною. Однак у чинному законодавстві відсутні визначення цього поняття, а тільки в оглядовому листі ВГС України від 28.02.2017 р. № 01-06/521 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності» зазначено, що фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин-підприємець позначають себе на ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Статтею 489 ЦК України комерційному найменуванню надається правова охорона тільки у тому випадку, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Також зазначається, що особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, і послуг, які ними надаються.

Відповідно до ст.1 ЗУ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” торгова марка (знак для товарів і послуг) — це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Саме торгова марка виступає важливим елементом ексклюзивності та захисту товарів та послуг, які Ви надаєте, а також охороняє Вас від недобросовісної конкуренції.

— Момент виникнення права інтелектуальної власності на торгову марку та комерційне (фірмове) найменування

На підставі ст.489 ЦК України можна стверджувати, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування виникає з моменту першого використання та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Практика склалась так, що першим використанням можуть бути визнані: державна реєстрація юридичної особи чи фізичної особи — підприємця; зазначення такого найменування при реєстрації доменного імені, в рахунках, накладних, рекламі, патентах і т.д.

Крім цього, ч.2 ст.159 ГК України від 16.01.2003 р. визначено, що відомості про комерційне найменування суб’єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Суб’єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб’єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше. Аналізуючи вказані норми начебто й не виникає питань, однак на даний момент в Україні такі реєстри так і не створені, у зв’язку з чим вважається, що право інтелектуальної власності виникає з моменту першого використання, що на практиці у разі виникнення спору потребує доведення.

Щодо торгової марки, то з моменту подання заявки на її реєстрацію особа має: право пріоритету (ст.4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883), а також можливість подати міжнародну заявку на підставі ст. 3 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. Тобто, з моменту присвоєння Вашій заявці номеру про реєстрацію торгової марки ніхто інший не зможе зареєструвати її на момент розгляду. Однак повне набуття права інтелектуальної власності на торгову марку засвідчується свідоцтвом, тобто саме з моменту отримання останнього Ви зможете розпоряджатись торговою маркою (продавати, дарувати, укладати ліцензійний договір, франщизу тощо).

— Однакові комерційні найменування: за яких підстав це можливо?

Ситуація, коли існують однакові комерційні найменування є непоодинокою на практиці і цілком дозволена з певними застереженнями з огляду на вже зазначену вище ст.489 ЦК України.

У даному контексті варто зазначити п.80 постанови пленуму ВГС України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності»: “Однакові комерційні найменування можливі у разі, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг)”. Тобто, тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не означає повну тотожність таких найменувань. Однак вказані поняття є досить оціночними категоріями, що на практиці вирішується дуже індивідуально з врахуванням всіх обставин спірної ситуації.

Також важливо у даному випадку враховувати територіальне розмежування збуту товарів чи надання послуг на ринках. Законом України від 11.01.2001 р. «Про захист економічної конкуренції» визначено, що ринок товару (в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов’язання та права, зокрема цінні папери) — це сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція. Цей ринок може мати чітко визначені територіальні межі, але в умовах онлайн-торгівлі таке розмежування зводиться нанівець.

— Торгова марка VS комерційне найменування: нормативно-правова база та судова практика

Отож, і торгова марка, і комерційне найменування, є об’єктами прав інтелектуальної власності, якими позначають (маркують) товари/послуги. В чому ж виникає проблема на практиці? Наприклад, створено ТОВ “Юридична компанія “Консул” (комерційне найменування англ. «Consul»), яке надає юридичні послуги. ТОВ працює над просуванням свого комерційного найменування у мережі Інтернет, у діловому листуванні, шляхом реклами, реєстрації доменного імені тощо.

Потім з’ясовується, що існує його конкурент, який використовує у тій же сфері позначення «Consul» під час надання юридичних послуг, ба більше він реєструє вказане позначення як торгову марку і отримує право інтелектуальної власності на нього. Як діяти у такому випадку?

Перший варіант — визнати недійсним таке свідоцтво на знак для товарів та послуг (спосіб захисту для ТОВ). Так, відповідно до пп.«а» п.1 ст.19 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Тобто, позначенням, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, не може надаватись правова охорона (абз.5 п.2 ст.6 вказаного Закону).

Крім цього, згідно з абз.4 п.3 ст.6 вказаного Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з п.4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту від 28.07.95 р. № 116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману стосовно товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Тобто, позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно у процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Однак у цьому випадку мають значення такі суб’єктивні критерії (які оцінюються судом на підставі усіх матеріалів справи) як часові межі та критерії популярності вказаного позначення в обох суб’єктів господарювання. Тобто, ТОВ повинно надати суду докази початку використання комерційного (фірмового) найменування у господарських відносинах з іншими учасниками господарських відносин, оскільки визнати таке найменування відомим в Україні можна тільки у випадку, коли про нього знає хоча б одна особа.

Другий варіант — власник зареєстрованої торговельної марки може заборонити ТОВ використання комерційного (фірмового) найменування, що є тотожним або ж занадто схожим на його знак. Фініш першого та другого варіанту залежить від багатьох факторів:

— хто почав використовувати позначення першим;

— територіальні межі поширення цього позначення;

— на якій підставі відбувається використання цього позначення;

— а основне, належні, достатні та допустимі докази Ваших обґрунтувань.

Аналізуючи судову практику, можна виокремити відповідно дві варіації розвитку подій (знову ж таки в залежності від доказів):

1. свідоцтво на знак для товарів та послуг буде визнано не дійсним;

2. юридичну особу зобов’яжуть припинити використання такого позначення, а також внести зміни в установчі документи в частині зміни найменування юридичної особи та провести відповідну державну реєстрацію змін до установчих документів.

Зазначене ще раз підтверджує необхідність скрупульозної підготовки документів для реєстрації торгової марки, а також своєчасне (без зволікань) подання цих документів, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Крім цього, всю процедуру реєстрації торгової марки необхідно постійно контролювати, оскільки ні при формальній, ні при кваліфікаційній експертизі не здійснюється перевірка заявленої торгової марки до наявних назв компаній, хоча інша особа може здійснювати підприємницьку діяльність і таким чином формувати комерційне найменування та свій бренд загалом без реєстрації торгової марки, що вже буде порушенням її прав, якщо вона використовувала спірне позначення раніше за Вас та володіє доказами, що це підтверджують.

— Відповідальність за неправомірні дії щодо торгової марки чи комерційного (фірмового) найменування у вигляді штрафів від Антимонопольного комітету України

Відповідно до ст.4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним вважається використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торгової марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання. Звертаємо також Вашу увагу, що використання у комерційному найменуванні імені фізичної особи не визнається неправомірним, у разі додання до власного імені якого-небудь відмінного елементу, що виключає можливість змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання.

У свою чергу, ст.21 вказаного Закону за таке порушення встановлено штраф у розмірі до 5% доходу (виручки) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф, або до 170 тис. грн., якщо доходу (виручки) немає або суб’єкт господарювання не надав такі відомості. Крім цього, особу, яка вчинила вказані неправомірні дії, зобов’яжуть припинити порушення, а в подальшому Ви як сторона, якій була завдана шкода, зможете у судовому порядку отримати її відшкодування.

Штраф за вказане порушення накладається відповідним органом Антимонопольного комітету України, при чому ініціатива може йти як від цього органу, так і від заяви інших осіб. Важливим аспектом є час, протягом якого Ви можете звернутись до Антимонопольного комітету України із заявою про захист від недобросовісної конкуренції (вказане звернення є безоплатним). Цей строк становить 6 місяців і відраховується з моменту, коли Вам стало відомо про порушення.

Сподіваємось вказана стаття допомогла Вам чіткіше зрозуміти відмінності між найменуванням юридичної особи, її комерційним найменуванням та торговою маркою. Очевидно, що для уникнення судових спорів у майбутньому, необхідно дуже відповідально підійти до підготовки документів ще на стадії реєстрації найменування юридичної особи та торгової марки. Тому, якщо у Вас на вказаних етапах виникають сумніви, проконсультуйтесь у фахівців, які не дозволять допустити помилок, які у майбутньому можуть зруйнувати бренд Вашого бізнесу, напрацьований роками плідної роботи.

Автори статті: 
Вікторія Сікора / Провідний юрист компанії